《規范商標申請注冊行為若干規定》解讀

規制商標惡意申請

維護商標注冊管理秩序

——《規范商標申請注冊行為若干規定》解讀

市場監管總局法規司司長 劉紅亮

伴隨中國特色社會主義市場經濟快速發展和改革開放的進一步深入，商標促進市場經濟持續、穩定發展的作用日益凸現。在“大眾創業，萬眾創新”背景下，中小微企業不斷涌現，市場主體對注冊商標的需求增長空前。近年來，隨著商標注冊程序優化、注冊周期縮短、注冊成本降低，當事人獲得商標注冊更為便捷，與此同時，也出現了大量以傍名牌為目的的惡意申請和為轉讓牟利而大量囤積商標等問題。這些惡意申請商標注冊的行為嚴重擾亂了市場經濟秩序和商標管理秩序，破壞營商環境，引起社會各界廣泛關注。

2019年4月23日，全國人大常委會通過了對《中華人民共和國商標法》的修改決定。規制惡意申請、囤積注冊等行為是此次修改的重點內容之一，主要涉及以下三個方面：一是增強商標使用義務，增加“不以使用為目的的惡意商標注冊申請，應當予以駁回”的規定，首先在審查階段予以適用，實現打擊惡意注冊的關口前移，并將其作為提出異議和請求宣告無效的事由，直接適用于異議程序和無效宣告程序中；二是規范商標代理行為，規定商標代理機構知道或者應當知道委托人存在惡意注冊行為的不得接受委托，一經發現，依法追究責任；三是對申請人、商標代理機構惡意申請商標注冊、惡意訴訟的行為規定了處罰措施。從而將規制惡意注冊行為貫穿于整個商標申請注冊和保護程序，在責任主體方面既包括申請人和權利人也包括商標代理機構。

為將商標法修改的內容落到實處，保障商標法的順利實施，規范商標申請注冊行為，規制惡意商標申請，維護商標注冊管理秩序，保護社會公共利益，國家知識產權局廣泛征求社會各方面意見，經反復研究論證，形成《規范商標申請注冊行為若干規定（草案）》（以下簡稱“規定”），報市場監管總局審查，經市場監管總局局務會議審議通過后于2019年10月11日公布，將于2019年12月1日正式施行。

規定的起草思路

規定在起草思路上主要有以下三點：一是遏制惡意申請商標注冊行為，明確申請商標注冊和從事商標代理的要求，充分發揮知識產權管理部門職能，將打擊關口前移并實現全流程覆蓋。二是配合商標法最新修改，細化商標注冊部門依據商標法第四條進行審查時的考量因素，以及第六十八條行政處罰的適用情形和處罰幅度。三是強調監管與引導相結合，將商標審查、管理流程內規制手段與信用記錄和代理管理等流程外措施相結合，將政府部門積極引導與行業自律相結合，形成嚴厲打擊惡意申請商標注冊行為的長效機制。

規定的主要內容

（一）明確申請商標注冊和從事商標代理的要求

規定明確申請商標注冊的要求及不規范申請的類型，包括不以使用為目的惡意申請商標注冊，復制、摹仿或者翻譯他人馳名商標的，代理人、代表人未經授權申請注冊被代理人或者被代表人商標的，基于合同、業務往來關系或者其他關系明知他人在先使用的商標存在而申請注冊該商標的，損害他人現有的在先權利或者以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標的，以欺騙或者其他不正當手段申請商標注冊的，以及其他違反誠實信用原則，違背公序良俗或者有其他不良影響的行為。同時規定商標代理機構知道或者應當知道委托人存在惡意注冊行為不得接受委托及其他不得從事的行為。

（二）明確判斷是否違反商標法第四條的考量因素

明確規定了商標注冊部門在判斷商標注冊申請是否違反商標法第四條規定時可以綜合考慮的因素，包括申請注冊商標數量、指定使用的類別、商標交易情況、申請人所在行業、經營狀況、已生效的行政決定或者裁定、司法判決認定曾從事商標惡意注冊行為、侵權行為的情況等。商標注冊部門將根據商標法和商標法實施條例另行制定發現和主動審查商標申請是否違反商標法第四條的審查規程。

（三）通過商標審查審理全流程規制惡意商標注冊申請

規定明確在商標審查、審理不同流程中，對惡意商標申請，商標注冊部門應當依法作出駁回申請、不予注冊、宣告無效的決定或裁定，并予以公布。任何單位或者個人發現注冊商標沒有正當理由連續三年不使用的，可以提出撤銷申請。其中，對于已經注冊的商標，依據商標法第四十四條關于宣告無效的規定，違反商標法第四條、第十條、第十一條、第十二條、第十九條第四款規定的，或者是以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊的，由商標局宣告該注冊商標無效。此外，對商標轉讓是否影響對惡意申請行為的認定和處理，為避免惡意申請人利用商標轉讓作為規避手段，同時為了從轉讓這一獲利源頭上遏制商標惡意申請，規定商標轉讓情況不影響商標注冊部門對商標惡意申請行為的認定。

（四）明確對惡意申請人及代理機構的行政處罰和其他措施

一是細化了商標法第六十八條對惡意商標申請人及商標代理機構的行政處罰。在規章權限范圍內，對惡意商標申請人，設置了處以違法所得三倍最高不超過三萬元的罰款。對商標代理機構，給予警告，處一萬元以上十萬元以下的罰款；對直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予警告，處五千元以上五萬元以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。情節嚴重的，可以停止受理該商標代理機構辦理商標代理業務并予以公告。

二是規定了其他措施，包括將處罰信息納入國家企業信用信息公示系統向社會公示；對代理機構負責人進行整改約談，正向引導；健全內部監督制度，對從事商標注冊工作的國家機關工作人員加強監督檢查；由商標代理行業組織依法采取行業自律措施等。

三是為提升商標注冊申請的便利化水平，引導申請人自行申請注冊商標，規定知識產權管理部門應當進一步暢通商標申請渠道、優化商標注冊流程，提升商標公共服務水平，為申請人直接申請注冊商標提供便利化服務。